O DIREITO DA RESTAURAÇÃO NAS PATENTES*

Por LEONARDO GOMES DE AQUINO

Coluna Mundo Empresarial


A Convenção da União de Paris (CUP) prevê no art. 5º bis (2) que “os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas”.


“Direito empresarial. Requisitos de Validade de Patente de Revalidação. Uma patente pipeline concedida no exterior e revalidada no Brasil não pode ser anulada ao fundamento de falta de um dos requisitos de mérito do art. 8º da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), mas apenas por ausência de requisito especificamente aplicável a ela (como, por exemplo, por falta de pagamento da anuidade no Brasil) ou em razão de irregularidades formais. Da leitura dos arts. 230 e 231 da LPI e de acordo com doutrina especializada, uma vez concedida a patente pipeline por outra jurisdição, ela não poderá ser anulada invocando-se a ausência de um dos requisitos de mérito previstos no art. 8º da LPI para a concessão das patentes ordinárias (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).” [1]


Rubens Requião afirma que “o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica”. [2]

Caberá restauração sempre que uma anuidade não tiver sido paga ou tiver sido paga indevidamente e não for complementada.


O INPI por meio do art. 13 da Resolução nº 113/2013, publicada em 15/10/2013 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o que a princípio afastou a aplicação do art. 87 da LPI.


O art. 13 da Resolução dispõe:


"Art. 13 – Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da LPI."


O art. 87 da LPI dispõe:


“O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.”


Diante da contradição o chegou ao STJ o conflito para que manifestasse se haveria ingerência do INPI na construção da norma prevista na Resolução.


O STJ acolheu o questionamento e decidiu que “o art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI vai além da norma estabelecida no art. 87 da LPI, pois restringe o cabimento da restauração para hipóteses não definidas pela lei.”[3]


A restauração de um pedido implica no restabelecimento de seu andamento processual e deverá ser requerida no prazo de 03 (três) meses a contar da data da notificação, publicação na Revista da Propriedade Industrial, do seu arquivamento, por falta de pagamento da anuidade.


A restauração de uma patente/certificado de adição implica na manutenção dos direitos relativos à propriedade industrial dela decorrentes e deverá ser requerida no prazo de 03 (três) meses a contar da data da notificação, da publicação na Revista da Propriedade Industrial, da chamada para sua restauração.


A restauração pode ser requerida, antes da notificação, da publicação na Revista da Propriedade Industrial, do arquivamento ou da chamada para restauração, por iniciativa do próprio interessado. Se um pedido/patente tiver como acessório um certificado de adição e ambos estiverem em débito a restauração do certificado de adição só será cabível se o pedido/patente do qual é acessório for restaurado.



A restauração deverá ser requerida por meio do formulário, instruído com os comprovantes dos pagamentos dos valores relativos à restauração e às anuidades, ou as suas complementações, devidos no valor do prazo extraordinário. [4]


A falta da restauração do pedido de patente acarretará a manutenção do arquivamento, encerrando-se a instância administrativa, e a falta da restauração da patente acarretará a sua extinção, nos termos e para os fins do art. 78, inciso IV, da LPI.


São consequências da falta de restauração:


(a) A falta de restauração do pedido, no prazo legal, acarretará a manutenção de seu arquivamento. A falta de restauração da patente/certificado de adição, no prazo legal, acarretará a sua extinção, caindo em domínio público.


(b) O arquivamento definitivo do pedido e a extinção definitiva da patente/certificado de adição encerram o processo administrativo não cabendo qualquer ato/recurso do interessado, caindo em domínio público.

(c) A patente/certificado de adição será declarada extinta na data final do prazo legal (nove meses) do primeiro pagamento devido que deixou de ser efetuado, caindo em domínio público.


(d) O arquivamento definitivo de um pedido de patente acarretará o arquivamento definitivo do pedido de certificado de adição que dele for acessório, caindo em domínio público.


(e) A extinção definitiva de uma patente acarretará a extinção definitiva do certificado de adição ou o arquivamento definitivo do pedido de certificado de adição que dela for acessório, caindo em domínio público.


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*AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2017. Podemos ver a entrevista de lançamento do livro em: https://youtu.be/UZnq2VQFTtw

[1] Precedentes citados: BRASIL. STJ. REsp 1.145.637-RJ, Villas Bôas Cueva, terceira turma, DJe 8.2.2010; e BRASIL. STJ. REsp 1.092.139-RJ, Villas Bôas Cueva, terceira turma, DJe 4.11.2010. BRASIL. STJ. REsp 1.201.454-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, julgado em 14.102014. [2] REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. V. 1, p. 342. [3] RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. LEI Nº 9.279/1996. ARTIGO 87 DA LPI. NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RESTAURAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 113/2013 DO INPI. RESTRIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. MAIS DE UMA RETRIBUIÇÃO ANUAL. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR. RESTRIÇÃO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir se um ato infralegal - o artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI - pode afastar a aplicação do instituto da restauração, previsto no artigo 87 da Lei nº 9.279/1996, para as hipóteses de inadimplemento superior em mais de uma retribuição anual. 3. O artigo 87 da Lei nº 9.279/1996 cria uma exceção à regra da extinção da patente por falta de pagamento, concedendo ao depositante do pedido de patente e ao titular de uma patente que estejam inadimplentes uma nova oportunidade para manter seu direito, mediante o pagamento de uma retribuição especial. 4. O art. 87 da LPI estabelece que o INPI deve notificar o titular da patente ou o depositante inadimplente antes de arquivar ou de extinguir definitivamente o pedido ou a patente. 5. A notificação configura o termo inicial para o pagamento da retribuição especial, sendo, portanto, necessária para o exercício do direito de restauração. Precedentes. 6. O art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI vai além da norma estabelecida no art. 87 da LPI, pois restringe o cabimento da restauração para hipóteses não definidas pela lei. 7. O INPI, ao afastar o direito de restauração de patente em hipóteses não previstas na lei, restringiu ilegalmente o direito de restauração. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1837439/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020). [4] INPI. Resolução/INPI/PR. N. 194, de 8.6.2017. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resoluo1942017.pdf. Acesso em 18.10.2020.